När kan varumärkesinnehavaren motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor försedda med dennes varumärke?

EU-domstolen har den 27 oktober 2022 meddelat dom i målet mellan MySoda och SodaStream (mål C-197/21) som handlar om varumärkesintrång och varumärkeskonsumtion vid försäljning av återfyllda och ometiketterade koldioxidflaskor. Genom avgörandet klargör EU-domstolen ytterligare hur begreppet skälig grund i artikel 15.2 i EU:s varumärkesförordning respektive varumärkesdirektiv ska tolkas.

Allmänt om varumärkeskonsumtion

En innehavare av ett varumärke har som utgångspunkt rätt att förbjuda andra företag att använda samma eller liknande varumärken för sina varor eller tjänster. Denna ensamrätt ger dock inte innehavaren rätt att hindra andra företag att använda varumärket för varor som innehavaren eller någon med dennes samtycke släppt ut på marknaden i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida inte innehavaren har skälig grund att ändå motsätta sig användningen. Detta betecknas vanligen varumärkeskonsumtion, vilket är en erkänd varumärkesrättslig princip inom EU liksom dess medlemsstaters rättsordningar.

Det aktuella målet i korthet

MySoda är ett finskt företag som bland annat säljer koldioxidflaskor som är kompatibla med SodaStreams kolsyremaskiner. MySoda erhåller via distributörer tomma SodaStream-flaskor som konsumenter har återlämnat och återfyller därefter flaskorna med koldioxid. Innan dessa koldioxidflaskor bjuds ut till försäljning byter MySoda ut de ursprungliga SodaStream-etiketterna mot bolagets egna etiketter men lämnar Sodastreams ingraverade varumärken synliga på flaskorna. På de nya etiketterna återfinns bland annat MySodas logotyp, en upplysning om att bolaget har fyllt på flaskorna med koldioxid och hänvisningar till dess webbplats för ytterligare information samt att MySoda inte har någon koppling till vare sig flaskans ursprungsleverantör, dennes företag eller registrerade varumärke.

SodaStream väckte talan mot MySoda inför finsk domstol och gjorde gällande att MySoda genom agerandet begick varumärkesintrång i bolagets varumärken. Inom ramen för målet har den finska Högsta domstolen begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att i huvudsak få svar på under vilka förutsättningar varumärkesinnehavare har möjlighet att motsätta sig de ifrågasatta åtgärderna.

EU-domstolen konstaterade i sitt förhandsavgörande att praxis från det så kallade Viking Gas-målet (mål C‑46/10) ska tillämpas vid bedömning av huruvida SodaStream i egenskap av varumärkesinnehavare har skälig grund att motsätta sig MySodas användning av koldioxidflaskorna. Enligt denna praxis föreligger skälig grund bland annat då användningen ger intryck av att det finns ett ekonomiskt samband mellan varumärkesinnehavaren och företaget. Om ett sådant intryck föreligger ska avgöras efter en helhetsbedömning av företagets agerande där bland annat följande omständigheter ska beaktas.

Det är nu upp till den finska Högsta domstolen att tillämpa dessa kriterier på det aktuella fallet mellan MySoda och SodaStream.

Wistrands kommentarer

EU-domstolen upprätthåller tidigare rättspraxis vad gäller varumärkesinnehavarnas möjligheter att motsätta sig användning av varor som släppts på marknaden under ett varumärke. Avgörandet kan ändå få betydelse för företag inom detaljhandeln, särskilt sådana företag som ägnar sig åt att återfylla eller reparera andra företags varor och anbringa sina egna varumärken på varorna och sälja dem på nytt. Av avgörandet framgår visserligen att detta kan vara tillåtet, men det ställs förhållandevis stränga krav i fråga om etiketternas utformning och innehåll, deras placering och hur försäljningen går till.

Avgörandet är även intressant med hänsyn till det initiativ som tagits inom EU att åstadkomma en resurseffektiv och cirkulär ekonomi, den europeiska gröna given. En cirkulär ekonomi förutsätter att varor som varumärkesinnehavare släpper ut på marknaden kan återanvändas genom exempelvis återfyllning och därefter säljas på nytt. Inom ramen för den europeiska gröna given har EU-kommissionen därför lagt fram ett förslag på en förordning om ekodesign för hållbara produkter (Ekodesignförordningen) som kommer att ställa krav på att fysiska varor som släpps på EU:s inre marknad ska kunna återanvändas och repareras. Det finns en risk att syftet med Ekodesignförordningen inte förverkligas när varumärkesinnehavare med stöd av sin ensamrätt kan motsätta sig att andra företag återanvänder och säljer de varor som släpps på marknaden av varumärkesinnehavarna. Hur avvägningen ska göras mellan å ena sidan intresset av skydd för varumärken och å andra sidan intresset av en omställning till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi är en svår fråga som troligen kommer bli föremål för diskussion framöver.

Kontakta oss på Wistrand Advokatbyrå vid frågor eller för mer information.

Artikeln är skriven av Andreas Salehi och Erik Ullberg.

1. Hur varorna presenteras för konsumenterna efter att de försetts med nya etiketter. EU-domstolen understryker att uppgifterna i den nya etiketten är av stor betydelse vid bedömningen. Det ska klart framgå vem varumärkesinnehavaren är som har tillverkat varan liksom uppgifter om den som återanvänder varan genom att exempelvis återfylla den.
2. Under vilka villkor varorna saluförs. Beträffande detta kriterium framhåller EU-domstolen att det kan antas att en konsument som vänder sig till en annan aktör än varumärkesinnehavaren för att få en tom flaska återfylld eller byta ut den mot en återfylld lättare kan få kännedom om det inte finns något ekonomiskt band mellan denna aktör och varumärkesinnehavaren.
3. Gängse distributionsmetoder inom den berörda branschen och konsumenternas kännedom om dessa metoder. Här betonar EU-domstolen att det funktionella sambandet mellan en flaska och dess innehåll riskerar att medföra att den breda allmänheten antar att båda normalt sett har samma kommersiella ursprung. När det är fråga om koldioxidflaskor som är avsedda att återfyllas ett stort antal gånger är det dock inte enligt EU-domstolen uteslutet att allmänheten antar att gasen och flaskan har samma kommersiella ursprung.
4. Om varumärket som ursprungligen anbringats varan förblir synligt efter ometiketteringen, så att det framstår vara uteslutet att den nya etiketten ändrar varornas beskaffenhet genom att dölja deras ursprung.